권리범위확인(특)

[1] 권리범위확인심판에서 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부의 판단 대상이 되는 발명의 범위 [2] 확인대상발명의 설명서 및 도면에 게재되지 않은 사항을 확인대상발명의 구성으로 보고 특허발명과 대비, 판단한 심결을 위법하다고 한 사례

[1] 권리범위확인심판에서 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부의 판단 대상이 되는 발명은 심판청구서에 첨부된 설명서 및 도면에 게재된 것이다. [2] 확인대상발명이 특허발명의 제2항 및 제3항 발명과 대비할 수 있을 정도로 특정되지 아니하였음에도, 확인대상발명의 설명서 및 도면에 게재되지 않은 사항을 확인대상발명의 구성으로 보고 특허발명의 제2항 및 제3항 발명과 대비, 판단한 심결을 위법하다고 한 사례.

[1] 특허법 제135조 제1항/ [2] 특허법 제135조 제1항

【원 고】 주식회사 상아뉴매틱 (소송대리인 변리사 백승남 외 1인) 【피 고】 가부시키가이샤 니혼피스코 (소송대리인 변리사 권태복 외 5인) 【변론종결】 2005. 4. 28. 【주 문】 1. 특허심판원이 2004. 4. 28. 2002당3326호 사건에 대하여 한 심결 중 (등록번호 생략)의 특허청구범위 제2항 및 제3항에 관한 부분을 취소한다. 2. 원고의 나머지 청구를 기각한다. 3. 소송비용은 이를 2분하여 그 1은 원고의, 나머지는 피고의 각 부담으로 한다. 【청구취지】특허심판원이 2004. 4. 28. 2002당3326호 사건에 대하여 한 심결을 취소한다. 【이 유】 1. 이 사건 심결의 경위 가. 피고는 2002. 12. 26. 원고의 '원터치 피팅(One-touch fitting)'에 관한 발명(이하 '확인대상발명'이라 한다)은 피고의 '관죠인트'에 관한 발명(이하 '이 사건 특허발명'이라 한다) 중 청구항 제1항, 제2항, 제3항의 구성요소를 모두 포함하고 있으므로, 이 사건 특허발명의 권리범위 제1항, 제2항, 제3항에 속한다고 주장하며 적극적 권리범위확인 심판을 청구하였다. 나. 특허심판원은 이를 2002당3326호 사건으로 심리하여 2004. 4. 28. ㉠ 이 사건 제1항 발명의 필수구성요소는 확인대상발명의 각 구성요소와 대응되고, 이 사건 제1항 발명의 링클로우(112)와 확인대상발명의 록클로우(2)는 모두 다수의 내외측 절결부가 형성되어 있고 그 바깥 가장자리에 대하여 실질적으로 수직이 되는 평행 가장자리로 형성되며, 각 연결부는 소정 길이에 걸쳐서 실질적으로 동일한 폭 부분을 가지는 점에서 동일하고, ㉡ 이 사건 제2항 발명은 제1항 발명의 종속항으로서 그 기술적 특징은 '링클로우(112)의 외주 가장자리측의 굴곡위치(C)는 내측절결부(115)의 가장 안쪽부를 연결하는 가상 원주선을 따라서 위치하는 것'인데 대하여, 확인대상발명 역시 실물사진의 도면으로부터 록클로우(2)의 외주 가장자리측의 굴곡위치는 내측절결부의 가장 안쪽을 연결하는 가상 원주선을 따라서 위치하는 것으로 양자가 동일하며, ㉢ 이 사건 제3항 발명은 이 사건 제1항 발명의 종속항으로서 그 기술적 특징은 '관형상의 기본체(12)는 가이드통체(18)와 개방통체(26)로 구성되어 있고, 가이드통체(18)와 개방통체(18)의 재질은 모두 금속재이며, 성형방법은 드로잉 가공인 것'인데 대하여, 확인대상발명의 죠인트바디(1)는 '슬리브(3)와 칼라(4)로 구성되어 있으며, 슬리부(3)는 플라스틱으로 사출성형한 것'으로 그 재질과 성형방법이 상이하나, 이는 단순히 이 사건 제3항 발명의 재질과 성형방법을 치환한 것으로 양자는 실질적으로 링클로우 또는 록클로우를 지지하는 동일한 기능을 실질적으로 동일한 방법으로 수행하여 실질적으로 동일한 작용효과를 가져오는 것이고, 이러한 치환은 사출성형이나 드로잉성형 모두 이 사건 특허발명의 출원일 전에 널리 알려진 것이어서 그 기술분야에 속하는 통상의 지식을 가진 자가 발명의 제조 시점에 용이하게 창작할 수 있었던 것이어서, 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 청구범위 제1항, 제2항, 제3항의 권리범위에 속한다는 취지에서 피고의 심판청구를 인용하는 내용의 이 사건 심결을 하였다. 다. 이 사건 특허발명 및 확인대상발명의 내용 (1) 이 사건 특허발명의 내용 이 사건 특허발명은 피고가 1996. 6. 1. 특허청에 출원하여(1995. 6. 2. 일본에서 특허출원한 것에 기초하여 우선권 주장) 1999. 4. 30. (등록번호 생략)로 특허등록된 '관죠인트'에 관한 발명으로서, 피고가 특허권자이고 그 청구범위는 별지 1. 기재와 같다. (2) 확인대상발명의 요지 확인대상발명은 '원터치 피팅'에 관한 발명으로서, 그 기술적 요지는 별지 2 기재와 같다. [증 거] 갑 제1 내지 3호증, 을 제11호증의 각 기재 2. 당사자의 주장 가. 원고 주장의 심결 취소사유의 요지 (1) 이 사건 특허발명의 우선권 주장일 이전에 원고가 이미 이 사건 제1항 발명 및 제2항 발명의 기술적 특징을 가진 확인대상발명의 록클로우(lock claw, 이 사건 특허발명에서는 'ring claw'라는 용어를 사용)를 개발, 제작하여 이를 부품으로 사용하는 원터치 피팅(One-touch fitting)을 생산하여 판매하였으므로, 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 우선권 주장일 이전에 공지 또는 공연히 실시된 것이어서 이 사건 특허발명의 청구항 제1항 내지 제3항의 권리범위에 속하지 않는다. (2) 이 사건 특허발명의 우선권 주장일 이전에 피고가 이 사건 제1항 발명 및 제2항 발명의 링클로우와 동일한 XA-II 타입의 링클로우를 부품으로 사용한 제품을 일본에서 1993. 1.부터 판매하였고, 주식회사 대웅코퍼레이션이 1993. 5.부터 1995. 5. 사이에 위 제품을 국내에 수입, 판매하였으므로, 이 사건 제1항 발명 및 제2항 발명은 신규성이 없는 것이어서 그 권리범위를 인정할 수 없다. 나. 피고 주장의 요지 확인대상발명이나 이 사건 제1항, 제2항 발명이 이 사건 특허발명의 우선권 주장일 이전에 공지되거나 공연히 실시된 바 없다. 3. 판 단 가. 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 우선권 주장일 이전에 공지 또는 공연히 실시된 것인지 여부 원고는 이 사건 특허발명의 우선권 주장일 이전인 1991. 11. 5. 록클로우의 외측 절결부 모양을 U자형으로 하고, 그 절곡 위치를 내측 절결부의 끝단으로 특정하는 록클로우 가운데 직경 8㎜관 접속용 원터치 피팅의 부품으로 쓰일 록클로우에 대한 기본적인 설계를 완성하여 1991. 11. 13. 이를 소외 우신정공 주식회사에 교부하고, 1991. 11. 21. 위 우신정공 주식회사와 사이에 위 록클로우에 대한 금형제작계약을 체결하였으며, 그 후 원고가 1991. 12. 1. 직경 10㎜, 같은 달 5. 직경 12㎜, 같은 달 6. 직경 6㎜, 같은 달 10. 직경 4㎜인 관 접속용 원터치 피팅의 부품으로 쓰일 록클로우에 대한 설계를 완성하여 이를 위 우신정공 주식회사에 교부하고, 1992. 3. 12. 위 우신정공 주식회사와 사이에 위 록클로우들에 대한 금형제작계약을 체결하였고, 우신정공 주식회사가 1992. 5. 26. 위 록클로우들의 생산을 위한 금형의 제작을 완성함에 따라, 원고가 그 무렵부터 위 우신정공 주식회사로부터 록클로우를 납품받아 이를 부품으로 사용하는 원터치 피팅을 제조, 판매하였다고 주장한다. 살피건대, 갑 제12호증의 5, 6, 7, 17, 18, 19, 25 내지 30, 33, 34, 갑 제25호증의 1, 2의 각 기재에 의하면, 원고는 소외 우신정공 주식회사와 사이에 1991. 12. 21. 직경 8㎜인 관을 접속하는 데 사용되는 록클로우에 대한 금형제작계약을 체결하고, 1992. 3. 12. 직경 4㎜, 6㎜, 10㎜, 12㎜인 관을 접속하는 데 사용되는 록클로우에 대한 금형제작계약을 체결한 사실, 원고는 1992. 5. 26. 위 우신정공 주식회사에 록클로우의 생산을 목적으로 원고의 위 각 록클로우 금형의 보관을 의뢰하고, 그 후 1995. 9. 28. 우신정공 주식회사로부터 보관 중이던 위 각 록클로우 금형을 인수받은 사실을 인정할 수 있으나, 나아가 원고의 주장과 같이 원고가 1991. 11.∼12.경 설계를 완성하여 위 우신정공 주식회사에 금형제작을 의뢰하고 우신정공 주식회사가 1992. 5. 26. 그 금형제작을 완료함으로써 원고의 원터치 피팅의 부품으로 사용한 록클로우가 외측 절결부 모양을 U자형으로 하고 그 절곡 위치를 내측 절결부의 끝단으로 특정하는 록클로우인지 여부에 관하여는, 이에 부합하는 갑 제12호증의 2, 3, 4, 9 내지 16, 21 내지 24, 갑 제13호증의 2, 3, 갑 제19 내지 24호증, 갑 제43호증의 각 기재와 증인 소외인의 일부 증언은, 원고가 록클로우의 외측 절결부 모양을 U자형으로 하고, 그 절곡 위치를 내측 절결부의 끝단으로 특정하는 록클로우를 개발 또는 선택하게 된 동기에 대하여 명확하게 설명하지 못하고 있으며, 이와 같은 록클로우를 원터치 피팅의 부품으로 하는 경우에 다른 부품들과의 유기적 결합관계를 구성하기 위한 설계도면 기타 그에 대한 시험 자료 등을 제시하지 못하고 있는 점, 원고가 개발 당시에 참고로 하였다는 일본 닛다무아 회사의 관죠인트 제품에 들어가는 록클로우는 현재까지도 외측 절결부의 모양이 V자형인 점(을 제19호증의 1 내지 4), 원고가 제시하고 있는 설계도와 점검기록 등은 U자형 록클로우 제품의 개발에 관한 자료가 아니라 U자형 제품을 생산하는 데 필요한 금형을 제작하는 과정에서 작성되는 설계도와 제품 규격상의 오차에 관한 검토 내용에 관한 것뿐인 점 등에 비추어 믿지 아니하고, 위 인정 사실 및 갑 제12호증의 8, 20, 31, 32, 갑 제17호증의 1 내지 3, 갑 제44 내지 47호증의 각 1, 2, 3의 각 기재만으로는 이를 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없으므로 원고의 위 주장은 받아들이지 아니한다. 나. 이 사건 제1항 발명 및 제2항 발명이 그 우선권 주장일 전에 공지 또는 공연실시되어 그 권리범위를 인정할 수 없는지 여부 원고는, 피고가 1993. 1.경 이 사건 제1항 발명 및 제2항 발명의 특징을 갖는 링클로우인 소위 AX-II 타입의 링클로우를 사용한 관연결구를 일본에서 판매하였는데, 소외 주식회사 대웅기연이 1993. 5.경부터 1995. 5.경 사이에 이를 우리나라에 수입하여 판매함으로써, 이 사건 제1항 발명 및 제2항 발명은 이 사건 특허발명의 우선권 주장일 이전에 공지 또는 공연실시된 것이라고 주장하므로 살피건대, 갑 제26호증, 갑 제27 내지 39호증의 각 1, 2, 3의 각 기재에 의하면, 피고가 이 사건 제1항 발명 및 제2항 발명의 특징을 갖는 링클로우와 동일한 소위 XA-II 타입의 링클로우를 1993. 1.경에 설계하였고, 주식회사 대웅코퍼레이션은 이 사건 특허발명의 우선권 주장일 이전에 피고의 공압장치 제품들을 수입하여 국내에서 판매한 사실을 인정할 수 있으나, 위 인정 사실만으로 피고가 1993. 1.경 설계한 XA-II 타입의 링클로우가 그 무렵 제품화되어 피고 공압장치의 부품으로 사용되었고, 이를 주식회사 대웅코퍼레이션이 국내에 수입하였다고 인정하기에 부족하며, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없으므로 원고의 위 주장은 이유 없다. 다. 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하는 것인지 여부 (1) 확인대상발명이 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하는 것인지 여부 (가) 이 사건 제1항 발명의 구성요소 1은 확인대상발명의 '내부에 단턱이 형성된 관죠인트 바디(1); 상기 관죠인트 바디(1)의 내부에 장착되고 중공형 링판으로부터 원주방향을 따라 지그재그식으로 교차되게 형성된 복수의 절결부(2a, 2b)를 가지며 내측링부(2d)의 가장자리가 튜브접속관(7)의 외벽면을 죄어서 고정하고 외측링부(2c)의 가장자리가 튜브접속관(7)의 삽입방향으로 굽어진 록클로우(2); 상기 관죠인트 바디(1)의 선단에 축선방향으로 이동가능하게 장착되어 상기 록클로우(2)를 밀어서 상기 튜브접속관(7)을 선택적으로 고정해제시키는 슬리브(3); 상기 관죠인트 바디(1)의 선단에 장착되고 상기 록클로우(2) 외측링부(2c) 가장자리를 지지하는 지지턱(4a)이 형성되고 상기 슬리브(3)의 위치를 규제하는 규제턱(4c)이 형성된 칼라(4); 상기 칼라(4)의 지지턱(4a)에 부분적으로 얹혀져 소정의 간격이 형성된 백링(5); 및 상기 백링(5)의 뒤쪽에 배치되어 상기 튜브접속관(7)과 맞닿아서 밀폐작용을 하는 패킹(6); 으로 구성된 원터치 피팅'에 대응되는 것으로, 이들은 관죠인트 본체 내에 설치되는 지그재그 링형상의 록클로우가 이음관의 외벽을 죄어 이음관이 관죠인트 본체에 연결되고, 슬라이드 이동하는 개방수단에 의하여 록클로우의 이음관에 대한 죔이 해제되도록 구성되는 것이라는 점에서 동일하다. (나) 이 사건 제1항 발명의 구성요소 2는 확인대상발명의 '록클로우(2)는 중앙을 향하여 외부 끝단가장자리로부터 방사상으로 형성된 다수개의 외측절결부(2a)와, 내측 가장자리로부터 외부 가장자리로 방사상으로 형성된 다수개의 내측절결부(2b)를 형성하여 지그재그 링형상으로 형성되고, 다수개의 외측링부(2c)와, 인접하는 내측링부(2c) 사이에 위치해서 복수로 분할된 내측링부(2d)와, 그 내측링부(2d)의 일단이 다른 일단에 대향하는 외측링부(2c)의 끝단부에 연결되는 연결부(2e)가 구성되고, 상기 외측절결부(2a)가 실질적인 U자 형상으로 이루어지고, 각 U자 형상의 외측절결부(2a)를 끼는 한쌍의 연결부(2e, 2e)의 대향 가장자리(2f, 2f)가 록클로우(2)의 외부둘레 가장자리(A)에 대하여 실질적으로 수직이 되도록 구성되며, 외측링부(2c)와 교차부는, 모서리가 둥글고 상기 연결부(2e)가 실질적으로 고정된 폭을 가지는 구성'에 대응되는 것으로, 이 사건 제1항 발명의 링클로우(112)와 확인대상발명의 록클로우(2)는 그 구체적인 구성에 있어서 차이가 없다(확인대상발명이 이 사건 제1항 발명의 구성과 같다는 점에 대하여 원고도 다투지 아니한다). 따라서 이 사건 제1항 발명과 확인대상발명은 관죠인트의 전체적인 구성에 있어서 실질적으로 동일하고, 이음관의 외벽을 죄는 록클로우의 구체적인 구성에 있어서 차이가 없으며, 구성이 실질적으로 동일함에 따라 나타나는 작용효과도 동일하다 할 것이므로, 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속한다 할 것이다. (2) 확인대상발명이 이 사건 제2항 발명 및 제3항 발명의 권리범위에 속하는지 여부 (가) 이 사건 제2항 발명은, 제1항 발명에 있어서 '링클로우(112)의 외주 가장자리 측의 굴곡위치(C)가 내측절결부(115)의 가장 안쪽부를 연결하는 가상 원주선을 따라서 위치하는 것'을 특징으로 하는 것이고, 이와 같이 지그재그 링형상으로 형성되고 특히 연결부(120)에 대하여 U자형 형상의 외측절결부(113)가 열리고 닫히는 방향으로의 이동이 제한되는 링클로우(112)의 탄성력은 굴곡위치에 따라 크게 달라지는 것인데, 확인대상발명의 설명서 및 도면에는 단지 '록클로우(2)의 외측링부(2c)의 가장자리가 튜브접속관(7)의 삽입방향으로 굽어져 있는 구성'만 개시되어 있을 뿐, 그 구체적인 굴곡위치에 대한 구성은 게재되어 있지 아니하고, 다만 확인대상발명의 도면 2에는 이 사건 제2항 발명의 굴곡위치(C)에 대응되는 부분에 점선이 표시되고 도면 번호(H)가 부여되어 있을 뿐이며(을 제11호증), 이 점선의 위치가 굴곡위치를 나타내는 것이라는 어떠한 기재도 없으므로, 위 점선의 표시만으로는 확인대상발명이 이 사건 제2항 발명과 대비할 수 있을 정도로 구체적으로 특정되었다고 할 수 없다. (나) 이 사건 제3항 발명은 청구항 1 발명에 있어서 '죠인트본체(11)는 관 형상의 기본체(12) 및 그의 일단측이 상기 관형상의 기본체(12)의 일단측과 연결된 가이드통체(18)를 포함하도록 구성되고, 링클로우(112)는 상기 가이드통체(18) 내에 마련되며, 개방통체(26)는 가이드통체(18)의 다른 일단측 내에 미끄럼 가능하게 끼워지고, 가이드통체(18)와 개방통체(26)는 금속재료를 드로잉가공으로 형성된 것'을 특징으로 하는 것인데, 이는 가이드통체(18)와 개방통체(26)가 드로잉가공에 의하여 성형되는 것이어서, 절삭가공에 의하여 구성되는 것에 비하여 단기간에 제조될 수 있는 것이고 스테인레스 강을 사용하는 것도 가능하게 되어 부식이 발생되지 않게 할 수 있는 효과가 있는 것인바, 확인대상발명의 설명서 및 도면에는 이 사건 제3항 발명의 가이드통체(118)와 개방통체(26)에 대응되는 칼라(4)와 슬리브(3)의 재질이나 그 가공방식에 대한 구성이 개시되어 있지 아니하여, 확인대상발명은 이 사건 제3항 발명과 서로 대비할 수 있을 정도로 그 설명서 및 도면에 구체적으로 특정되었다고 할 수 없다. (다) 한편, 이 사건 심결에서는 이 사건 제2항 발명과 관련하여서는 '확인대상발명이 실물사진의 도면으로부터' 록클로우(2)의 외주 가장자리측의 굴곡위치가 내측절결부의 가장 안쪽부를 연결하는 가상 원주선을 따라 위치하는 것으로 인정된다고 판단하였고, 이 사건 제3항 발명과 관련하여서는 확인대상발명의 죠인트바디(1)는 슬리브(3)와 칼라(4)로 구성되고 '슬리브(3)는 플라스틱으로 사출성형한 것'이라고 심판하였으나, 이와 같은 내용은 앞서 본 바와 같이 확인대상발명의 설명서 및 도면에 전혀 개시되어 있지 않은 내용인바, 권리범위확인심판에서 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부의 판단 대상이 되는 발명은 심판청구서에 첨부된 설명서 및 도면에 게재된 것이라 할 것이므로, 이 사건 심결은 확인대상발명의 설명서 및 도면에 게재되지 않은 사항을 확인대상발명의 구성으로 보고 이 사건 제2항 발명 및 제3항 발명과 대비, 판단한 잘못이 있다 할 것이다. 라. 소결론 따라서 확인대상발명 및 이 사건 제1항, 제2항 발명이 이 사건 특허발명의 우선권 주장일 이전에 공지 또는 공연히 실시되었다는 원고의 주장은 이유 없고, 확인대상발명에는 이 사건 제1항 발명의 구성요소가 모두 포함되어 있고 그 대응 구성요소들의 결합관계 및 작용효과가 실질적으로 동일하므로, 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하다고 할 것이어서 이 부분에 대한 이 사건 심결은 적법하다 할 것이나, 한편 확인대상발명은 이 사건 제2항 및 제3항 발명과 대비할 수 있을 정도로 특정되지 아니한 것이므로 특허심판원으로서는 이 사건 권리범위확인심판 절차에서 요지를 변경하지 않는 범위 내에서 보정을 명하는 등의 방법으로 그 흠결을 치유한 후에 본안 판단을 하거나 보정에 응하지 아니하는 경우에는 이 부분을 각하하였어야 함에도 불구하고, 이러한 조치를 취함이 없이 그대로 본안판단을 행한 잘못이 있다 할 것이다. 4. 결 론 그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구 중 (등록번호 생략)의 특허청구범위 제2항 및 제3항에 관한 부분은 이유 있으므로 이를 취소하고, 나머지 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 판사 주기동(재판장) 설범식 김기영