거절결정(특)

심사전치의 결과 심사관이 특허사정을 하지 아니하는 경우에 특허청장에게 하는 심사결과 보고를 새로운 결정으로 볼 수 있는지 여부(소극)

구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것)은 제175조 제2항에서 "심사관은 제173조의 규정에 의한 심사의 결과 특허사정을 할 수 없는 경우에는 제62조의 규정에 의한 거절사정을 하지 아니하고 그 심사결과를 특허청장에게 보고하여야 하며, 보고를 받은 특허청장은 이를 특허심판원장에게 통지하여야 한다."고 규정하고 있을 뿐, 심사전치의 결과 심사관이 특허사정을 하지 아니하는 경우에 별도의 결정을 하도록 규정한 바 없으므로, 위 법조항에 따른 심사결과 보고는 그 내용이 그 후에 진행되는 심판절차의 심리에 참고로 되는 것에 불과하며 새로운 결정으로 볼 수 없다.

구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것) 제175조 제2항

【원고, 상고인】 원고 【피고, 피상고인】 특허청장 【원심판결】 특허법원 2003. 11. 20. 선고 2003허2331 판결 【주 문】 상고를 기각한다. 상고비용은 원고가 부담한다. 【이 유】 상고이유를 판단한다. 1. 상고이유 제1점에 관하여 가. 원심은 명칭을 ‘(명칭 생략)’으로 하는 이 사건 출원발명에 관하여, 특허청 심사관이 2001. 4. 30. 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 1991. 6. 29. 공개된 실용신안공보 실1991-4235에 게재된 발명(이하 ‘간행물 게재 발명’이라고 한다)으로부터 용이하게 발명할 수 있다는 취지의 거절이유를 통지한 후 2001. 11. 21. 거절결정을 한 사실, 원고가 특허심판원에 위 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하면서 2001. 12. 13. 명세서의 청구범위 등을 정정하는 보정을 하였고, 이에 특허심판원은 특허청으로 하여금 보정된 결과에 따라 다시 심사하도록 하는 심사전치결정을 한 사실, 이에 특허청 심사관은 2002. 5. 9. 원고에게 이 사건 출원발명이 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 이 사건 출원 전에 반포된 간행물인 미국 및 우리 나라의 특허공보에 게재된 발명으로부터 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허를 받을 수 없다는 취지의 의견제출통지서를 발송한 후 같은 해 9. 19. 최종적으로 2002. 5. 9. 자 의견제출통지서에 기재된 바와 같은 이유로 원 거절결정을 유지하고자 한다는 취지의 심사결과보고서를 원고 및 특허심판원에 발송한 사실, 그 후 특허심판원이 2003. 3. 31. 이 사건 출원발명을 간행물 게재 발명으로부터 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 그 특허가 거절되어야 한다면서 이 사건 심판청구를 기각한 사실을 인정한 다음, 심사관이 이 사건 출원발명에 관한 심사전치 단계에서 원래의 거절결정의 이유와 다른 새로운 거절이유를 추가로 발견하여 출원인에게 이를 통지하면서 기간을 정하여 이에 대한 의견서 또는 보정서를 제출할 수 있는 기회를 준 이상, 이와 같이 새로 발견한 거절이유가 있을 뿐만 아니라 원래의 거절결정을 번복할 만한 사유를 발견하지 못하였다는 것을 이유로 원결정을 유지하는 결정을 한 것은 심사전치에 관한 구 특허법의 규정을 따른 것으로서 위법한 것이라고 할 수 없고, 다만 출원인인 원고는 원결정의 거절이유를 극복하기 위하여 심판청구와 동시에 보정을 하였으므로, 피고로서는 비록 새로운 거절이유를 추가로 발견하였다고 하더라도 새로운 거절이유만을 통지하는 데 그칠 것이 아니라, 원결정의 거절이유가 이와 같은 보정으로서 해소되었는지 여부에 관해서도 함께 통지하여 주는 것이 보다 성실한 답변이 될 수 있어 바람직한 것이라고 할 수는 있을 것이나, 피고가 심사전치단계에서 이와 같이 원결정의 거절이유가 보정으로 인하여 해소되었는지 여부에 관하여 명시적인 판단을 하지 않았다고 하더라도 그와 같은 사정을 들어 심결이 위법하다고 할 수는 없다는 취지로 판단하였다. 나. 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것, 이하 같다)은 제175조 제2항에서 "제173조의 규정에 의한 심사의 결과 특허사정을 할 수 없는 경우에는 제62조의 규정에 의한 거절사정(위 개정 법률 제6411호에 의하여 ‘거절결정’으로 명칭이 변경됨)을 하지 아니하고 그 심사결과를 특허청장에게 보고하여야 하며, 보고를 받은 특허청장은 이를 특허심판원장에게 통지하여야 한다."고 규정하고 있을 뿐, 심사전치의 결과 심사관이 특허사정을 하지 아니하는 경우에 별도의 결정을 하도록 규정한 바 없으므로, 위 법조항에 따른 심사결과 보고는 그 내용이 그 후에 진행되는 심판절차의 심리에 참고로 되는 것에 불과함에도 원심이 위 심사결과 보고를 새로운 결정으로 보고 그 내용의 당부에 대하여도 판시한 것은 적절하다고 할 수 없지만, 이 사건 심결에서 2001. 11. 21. 자 거절결정을 유지하는 이유로 삼은 간행물 게재 발명은 원래 위 거절결정에서 거절이유로 제시된 것이므로 새로운 거절이유에 해당하지도 않는 것이고, 위 거절결정에서 제시되지 아니하였던 새로운 거절이유에 대하여는 심사전치절차에서 원고에게 구 특허법 제174조, 제63조에 따른 의견제출 기회가 부여되었으며, 거절결정에 대한 심결에 이르기까지 적법하게 제시된 여러 거절이유 중 어느 하나가 이유 있을 경우에 그 심결에서 이를 제외한 다른 거절이유에 대하여는 별도로 판단할 필요가 없으므로, 원심판결의 위와 같은 판단은 결과적으로 정당하고, 거기에 상고이유 제1점으로 지적하는 바와 같은 심사전치와 심결에 관한 법리오해 등의 위법이 없고, 상고이유 제1점에서 들고 있는 대법원판결은 사안을 달리하는 것이어서 이 사건에 원용하기에 적절하지 아니하다. 2. 상고이유 제2점에 관하여 원심은, 이 사건 출원발명의 구성요소를 그 판시와 같이 구성요소 1, 구성요소 2로 나누어 놓은 다음, 그 판시와 같은 이유로 이 사건 출원발명의 구성요소 1은 간행물 게재 발명의 ‘코드 삽입공이 있는 하우징에 삽입하여 설치한 차폐판’과 그 구성 및 효과면에서 동일하며, 간행물 게재 발명에는 이 사건 출원발명의 구성요소 2에 대응되는 구성요소를 명시적으로 갖추고 있지 않으나, 접지 수단은 감전을 피하기 위하여 전기 기기와 땅을 전선으로 이어 연결하는 것으로서 전기 콘센트에 이와 같은 접지 수단을 구비하는 것은 이 사건 출원발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게는 널리 알려진 관용적인 기술에 불과한 것이고, 절연 차폐판에 접지 수단을 구비함에 있어서 그 접지점을 콘센트의 접지 고정쇠의 접지단자에 연결함으로써 전체 접지점을 하나로 통일하는 구성 또한 그 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게는 단순한 설계변경에 불과할 뿐이므로, 이 사건 출원발명과 간행물 게재 발명은 그 구성 및 작용효과에 있어서 별다른 차이가 없고, 그에 따라 이 사건 출원발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 간행물 게재 발명에 주지·관용의 기술을 결합하여 용이하게 이 사건 출원발명을 발명할 수 있다는 취지로 판단하였다. 원심판결 이유를 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당하고, 거기에 상고이유 제2점에서 지적하는 바와 같은 진보성 판단에 관한 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다. 3. 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자인 원고가 부담하기로 관여 대법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다. 대법관 고현철(재판장) 변재승 강신욱(주심) 박재윤