판례 114892 — 상표등록무효

사실관계

피심판청구인은 1989. 3. 17. 상품류 구분 제25류의 서류가방·핸드백 등 9개 상품을 지정상품으로 하는 등록상표를 출원하여 1990. 8. 25. 등록사정을 받고 같은 해 9. 10. 등록을 마쳤다. 한편 심판청구인 주식회사 대현은 인용상표를 숙녀복 등 여성용 의류에 사용하면서 1987. 5.부터 1990. 7.까지 사이에 동아일보·중앙일보·조선일보 등 14개 일간신문에 52회, 레이디경향·영레이디·마드모아젤 등 여성지에 24회, 텔레비전·라디오 방송에 1,200여 회에 걸쳐 광고를 집행하였고, 그 광고선전비는 약 52억 원, 인용상표가 부착된 상품의 판매액은 약 125억 9천만 원에 이르렀다. 또한 등록사정 당시에는 여성용 의류·핸드백·벨트 등 잡화류를 한 기업에서 생산하거나 한 점포에 함께 진열·판매하는 경향이 일반화되어 있었고, 심판청구인도 인용상표를 의류뿐만 아니라 핸드백·벨트 등 피혁 잡화류에도 부착하여 판매하고 있었다. 심판청구인은 이 사건 등록상표가 인용상표와 출처 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다는 이유로 등록무효심판을 청구하였고, 특허청 항고심판소가 이를 받아들이자 피심판청구인이 상고하였다.

쟁점

첫째, 구 상표법(1990. 1. 13. 법률 제4210호로 전문 개정되기 전의 것) 제9조 제1항 제11호 후단의 "수요자를 기만할 염려가 있는 상표"에 해당하는지를 판단하는 기준시가 출원시인지, 아니면 등록사정시인지가 문제되었다. 둘째, 인용상표가 저명성에는 이르지 못하였더라도 특정인의 상표로 인식될 정도로 알려진 경우, 그 사용상품과 동일·유사하지 않은 지정상품에 동일·유사한 상표가 사용될 때에도 같은 호에 의한 출처 오인·혼동을 인정할 수 있는지가 쟁점이 되었다.

법원의 판단

대법원은 우선 구 상표법 제9조 제1항 제10호의 저명상표 해당성 판단 기준시는 출원시이지만, 같은 항 제11호 후단의 수요자 기만 염려에 해당하는지 여부는 인용상표의 현저한 인식 여부와 무관하게 등록사정시를 기준으로 판단하여야 한다고 판시하였다. 이는 [판례:89후1677], [판례:92후278], [판례:92후2038] 등에서 확립된 법리를 재확인한 것이다. 다음으로 같은 호에서 말하는 수요자 기만 염려는 인용상표가 반드시 주지·저명할 필요는 없고, 적어도 국내 일반거래에서 특정인의 상표라고 인식될 정도로 알려져 있으면 충분하며, 그러한 인용상표와 동일·유사한 상표가 동일·유사한 지정상품에 사용될 경우 출처 오인·혼동의 우려가 인정된다고 보았다([판례:90후311], [판례:95후262] 참조). 나아가 인용상표가 저명성을 획득한 경우에는 이종상품에 사용되더라도 출처 오인의 우려가 인정될 수 있다는 종래 법리([판례:92후797], [판례:94후2186] 참조)에서 한 걸음 더 나아가, 저명성에는 이르지 못하였더라도 인용상표의 구체적 사용실태, 양 상표 사용상품 사이의 경제적 견련의 정도, 거래의 실정 등에 비추어 동일·유사 지정상품에 사용된 경우에 못지않게 인용상표권자에 의해 사용되는 것으로 오인될 만한 특별한 사정이 있다면, 이종상품에 사용된 경우라도 수요자 기만의 염려가 인정된다고 판시하였다. 이 사건에서 대법원은 인용상표가 저명상표에 이르렀다는 원심 판단은 수긍할 수 없으나, 등록사정 당시 여성의류 거래계에서 심판청구인의 상표로 인식될 정도로는 알려져 있었고, 등록상표와 인용상표가 외관·칭호에 있어 유사하며, 양 상품의 수요자가 동일하고 의류·핸드백·잡화류가 한 기업에서 함께 생산·판매되는 거래 경향과 심판청구인이 실제로 인용상표를 핸드백 등에 부착하여 함께 판매·선전한 사정 등에 비추어 출처 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있는 특별한 사정이 인정된다고 보아 상고를 기각하였다.

의의 및 해설

본 판결은 구 상표법 제9조 제1항 제11호 후단의 적용 범위를 확장한 의미 있는 선례이다. 종래 판례는 인용상표가 ① 특정인의 상표로 인식될 정도라면 동일·유사 상품 범위 내에서, ② 저명상표에 이르면 이종상품에까지 출처 오인 보호를 미친다는 이원적 구조를 취하였다. 본 판결은 그 사이의 영역을 인정하여, 인용상표가 저명성에는 미치지 못하더라도 특정인의 상표로 인식되는 정도라면 양 상품 사이의 경제적 견련성과 거래 실정에 비추어 인용상표권자의 상품으로 오인될 특별한 사정이 있을 때 이종상품에 대한 보호를 인정하는 길을 열었다. 특히 의류와 핸드백·잡화류처럼 동일 기업이 함께 생산·판매하는 거래 관행이 정착된 분야에서, 형식적 상품류 구분의 차이만으로 출처 혼동의 가능성을 부정할 수 없다는 점을 명확히 한 데에 실무적 의의가 있다. 현행 상표법에서도 동일한 취지의 규정이 [법령:상표법/제34조] 제1항 제12호에 승계되어 있으므로 본 판결의 법리는 여전히 참조 가치를 갖는다.

판례 114892 상표등록무효

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