거절사정

가. 구 특허법 제8조 제3항, 제4항의 취지 및 특허출원서의 기재 정도 나. 특허청구의 범위가 중복하여 기재된 경우의 적법 여부

가. 구 특허법(1990.1.13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것) 제8조 제3항, 제4항의 취지는 특허출원된 발명의 내용을 제3자에게 공표하여 그 기술적 범위를 명확하게 하기 위한 것이므로 특허출원 당시의 기술 수준을 기준으로 하여 그 발명과 관련된 기술분야에서 평균적 기술능력을 가진 자라면 누구든지 출원된 발명의 내용을 명확하게 이해하고 이를 재현할 수 있는 정도의 기재가 있으면 충분하다. 나. 동일한 발명사상의 내용이 청구항을 달리하여 중복하여 기재되어 있다고 하더라도 특허청구의 범위가 명확하고 간결하게 기재되어 있어 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 내용을 명확하게 이해하고 인식하여 재현할 수 있다면 그 명세서의 기재는 적법하다.

구 특허법(1990.1.13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것) 제8조 제3항, 제8조 제4항(현행 제42조 제3항, 제4항 참조)

가. 대법원 1985. 5. 28. 선고 84후43 판결(공1995,920), 1987. 9. 29. 선고 84후54 판결(공1987,1646), 1992. 7. 28. 선고 92후49 판결(공1992,2562), 1993. 4. 13. 선고 92후1233 판결(공1993상,1404), 1995. 7. 14. 선고 94후654 판결(공1995하,2810)

【출원인, 상고인】 아메리칸 텔리폰 앤드 텔레그라프 코포레이션 소송대리인 법무법인 중앙국제법률특허사무소 담당변호사 이병호 외 4인 【상대방, 피상고인】 특허청장 【원 심 결】 특허청 1994. 7. 28. 자 92항원1936 심결 【주 문】 원심결을 파기하여 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다. 【이 유】 상고이유를 본다. (1) 원심결 이유에 의하면, 원심은, 이 사건 특허청구의 범위 제2항은 “제1항에 있어서, 상기 윈도우패드층(23) 재료가 TiN, 규화물, 폴리실리콘 및 폴리시드로 이루어진 그룹으로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 집적회로 제조방법”이라고 기재되어 있고, 그 제3항은 “제1항에 있어서, 상기 윈도우패드층(23)이 폴리실리콘을 포함하는 것을 특징으로 하는 집적회로 제조방법”이고, 그 제5항은 “제2항에 있어서, 상기 윈도우패드층(23)이 TiN을 포함하는 것을 특징으로 하는 집적회로 제조방법”이라고 기재되어 있는바, 위 제3항과 제5항에 기재된 범위는 위 제2항의 범위에 포함된 것이므로 실질적으로 동일한 내용이어서 이 사건 발명은 그 명세서 및 도면에 기재된 바가 불비하여 결국 구 특허법(1990.1.13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제8조 제3항과 제4항에 의하여 등록을 거절한 원사정이 정당하다고 판단하였다. (2) 그러나 구 특허법 제8조 제3항에 의하면, 특허출원서의 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적, 구성, 작용 및 효과를 기재하여야 한다라고 되어 있고, 제8조 제4항에 의하면 특허청구의 범위에는 명세서에 기재된 사항 중 보호를 받고자 하는 사항을 1 또는 2 이상의 항으로 명확하고 간결하게 기재하여야 한다라고 되어 있는바, 이와 같은 규정의 취지는 특허출원된 발명의 내용을 제3자에게 공표하여 그 기술적 범위를 명확하게 하기 위한 것이므로 특허출원 당시의 기술 수준을 기준으로 하여 그 발명과 관련된 기술분야에서 평균적 기술능력을 가진 자라면 누구든지 출원된 발명의 내용을 명확하게 이해하고 이를 재현할 수 있는 정도의 기재가 있으면 충분하다 할 것이고(대법원 1992. 7.28. 선고 92후49 판결 참조), 동일한 발명사상의 내용이 청구항을 달리하여 중복하여 기재되어 있다고 하더라도 특허청구의 범위가 명확하고 간결하게 기재되어 있어 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 내용을 명확하게 이해하고 인식하여 재현할 수 있다면 그 명세서의 기재는 적법하다고 할 것이다. 따라서, 동일한 내용의 특허청구의 범위를 중복하여 기재한 것은 명세서의 기재불비가 됨을 전제로 한 원심의 조치에는, 청구범위의 기재 방법에 관한 법리를 오해한 위법이 있다고 할 것이고, 이러한 위법은 심결결과에 영향을 미쳤음이 분명하다. 이 점을 지적하는 논지는 이유 있다. (3) 그러므로 원심결을 파기하고 사건을 특허청 항고심판소에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. 대법관 이돈희(재판장) 김석수(주심) 정귀호 이임수