등록무효(상)

인용상표 "미니 마우스(Minnie Mouse)"가 저명한 상표에 해당하고, 등록상표 "Miss Minnie"는 그 요부인 'Minnie'로 약칭될 수 있어 인용상표와 호칭 및 관념이 유사하므로, 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제10호에 해당한다고 한 사례

인용상표 "미니 마우스(Minnie Mouse)"가 저명한 상표에 해당하고, 등록상표 "Miss Minnie"는 그 요부인 'Minnie'로 약칭될 수 있어 인용상표와 호칭 및 관념이 유사하므로 등록상표를 그 지정상품에 사용하는 경우 인용상표가 부착된 상품과 상품 출처의 혼동을 일으킬 염려가 있어 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제10호에 해당한다고 한 사례.

상표법 제7조 제1항 제10호

대법원 1995. 10. 12. 선고 95후576 판결(공1995하, 3786), 대법원 1996. 9. 6. 선고 96도139 판결(공1996하, 3077)

【원고, 상고인】 원고 (소송대리인 법무법인 세진종합법률사무소 담당변호사 이병열 외 3인) 【피고, 피상고인】 디즈니 엔터프라이지즈 인크 (송달영수인 변호사 황영주) 【원심판결】 특허법원 1999. 3. 12. 선고 98허1600 판결 【주 문】 상고를 기각한다. 상고비용은 원고의 부담으로 한다. 【이 유】 상고이유를 판단한다. 원심판결 이유에 의하면 원심은, 그 채용증거에 의하여 인용상표 "미니 마우스(Minnie Mouse)"는 미키 마우스(Mickey Mouse)와 함께 소외인의 만화영화 속의 주인공 이름으로서 우리 나라를 비롯하여 전세계적으로 주지 저명한 캐릭터(Character)가 된 사실, 피고는 미키 마우스에 관하여는 1934년 미국에서 상표등록을 한 것을 비롯하여 현재까지 전세계 대부분의 나라에 상표등록을 하고 있고, 인용상표인 미니 마우스에 관하여는 1932년에 영국에서 상표등록을 한 것을 비롯하여 이 사건 등록상표 "Miss Minnie"의 등록출원 이전에 전세계에 걸쳐 143건의 상표등록을 한 사실, 피고는 1933년경부터 본격적인 라이센스 사업을 시작하여 현재 전세계에 걸쳐 약 3,000개가 넘는 라이센시에 의하여 상품화 사업이 진행되고 있는 사실, 피고는 우리 나라에서도 1979년부터 의류, 학용품, 장난감 등 여러 상품에 관하여 라이센시를 통하여 활발히 상품화 사업을 전개함으로써 미키 마우스와 함께 인용상표가 상품의 표지로서 널리 사용된 사실, 그 상품화 사업의 결과 국내의 일반수요자들에게는 인용상표가 이 사건 등록상표의 출원일 전에 이미 피고 또는 동일 상품화 사업을 영위하는 그룹의 상품의 표지로 현저하게 인식된 사실을 인정한 후, 이 사건 등록상표 "Miss Minnie"는 그 요부인 Minnie로 약칭될 수 있어 인용상표와 호칭 및 관념이 유사하므로 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 사용하는 경우 인용상표가 부착된 상품과 상품 출처의 혼동을 일으킬 염려가 있어 그 등록이 무효로 되어야 한다는 취지로 판단하였다. 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 사실인정과 판단은 정당하고 거기에 상고이유에서 지적하는 바와 같은 상표적 사용에 관한 법리오해나 채증법칙 위반 등의 위법이 있다고 할 수 없다. 상고이유에서 내세우는 대법원판결은 이 사건과 사안을 달리하는 것이어서 이 사건에 원용하기에 적절한 것이 아니다. 상고이유는 받아들일 수 없다. 그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자인 원고의 부담으로 하기로 관여 대법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다. 대법관 조무제(재판장) 유지담 강신욱(주심) 손지열