등록무효(상)

[1] 심결취소판결의 특허심판원에 대한 기속력 [2] 등록상표 "PLENITUDE HYDRAMATT"의 요부를 'PLENITUDE'와 'HYDRAMATT'로 인정하고 그 중 'HYDRAMATT'가 인용상표 "MATT"와 동일·유사하다고 할 수 없다는 이유로 종전의 등록무효심결을 취소하는 판결이 확정된 후 다시 진행된 심판절차에서 등록상표의 요부가 'MATT'라는 주장과 그에 관한 증거제출은 위 확정된 심결취소판결에서 인정한 사실을 번복하기에 족한 정도의 새로운 주장이나 증거제출이라고 할 수 없다고 한 사례

[1] 심결을 취소하는 판결이 확정된 경우, 그 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속하는 것인바, 이 경우의 기속력은 취소의 이유가 된 심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에 있어서 발생하는 것이므로, 취소 후의 심리과정에서 새로운 증거가 제출되어 기속적 판단의 기초가 되는 증거관계에 변동이 생기는 등의 특단의 사정이 없는 한, 특허심판원은 위 확정된 취소판결에서 위법이라고 판단된 이유와 동일한 이유로 종전의 심결과 동일한 결론의 심결을 할 수 없다. [2] 등록상표 "PLENITUDE HYDRAMATT"의 요부를 'PLENITUDE'와 'HYDRAMATT'로 인정하고 그 중 'HYDRAMATT'가 인용상표 "MATT"와 동일·유사하다고 할 수 없다는 이유로 종전의 등록무효심결을 취소하는 판결이 확정된 후 다시 진행된 심판절차에서 등록상표의 요부가 'MATT'라는 주장과 그에 관한 증거제출은 위 확정된 심결취소판결에서 인정한 사실을 번복하기에 족한 정도의 새로운 주장이나 증거제출이라고 할 수 없다고 한 사례.

[1] 상표법 제86조 제2항, 특허법 제189조 제3항 / [2] 상표법 제7조 제1항 제7호, 제86조 제2항, 특허법 제189조 제3항

[1] 대법원 1985. 4. 9. 선고 84후83 판결(공1985, 733), 대법원 1985. 7. 23. 선고 84후84 판결(공1985, 1184), 대법원 2002. 1. 11. 선고 99후2860 판결(공2002상, 495), 대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후3364 판결

【원고, 상고인】 주식회사 태평양 (소송대리인 법무법인 케이씨엘 담당변호사 김학세 외 7인) 【피고, 피상고인】 로레알 (L'OREAL) (소송대리인 변호사 한상호 외 2인) 【원심판결】 특허법원 2000. 8. 11. 선고 99허9137 판결 【주 문】 상고를 기각한다. 상고비용은 원고의 부담으로 한다. 【이 유】 상고이유를 본다. 1. 심결을 취소하는 판결이 확정된 경우, 그 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속하는 것인바, 이 경우의 기속력은 취소의 이유가 된 심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에 있어서 발생하는 것이므로, 취소 후의 심리과정에서 새로운 증거가 제출되어 기속적 판단의 기초가 되는 증거관계에 변동이 생기는 등의 특단의 사정이 없는 한, 특허심판원은 위 확정된 취소판결에서 위법이라고 판단된 이유와 동일한 이유로 종전의 심결과 동일한 결론의 심결을 할 수 없다고 할 것이다(대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후3364 판결 참조). 2. 원심판결 이유에 의하면, 원심은 먼저 전제사실로서, 원고가 피고를 피청구인으로 하여 청구한 이 사건 등록상표(상표등록번호 제340416호)의 등록무효심판사건에서 특허심판원은 1998. 10. 30. 이 사건 등록상표의 등록을 무효로 한다는 심결(이하 '종전의 심결'이라 한다)을 하였고, '종전의 심결'의 취소를 구하는 소송에서 특허법원은 1999. 2. 11. 이 사건 등록상표는 'PLENITUDE' 또는 'HYDRAMATT'로 분리하여 관찰할 수 있고 각각 요부로 인식된다고 전제하고 나서, 위 'HYDRAMATT' 부분을 다시 분리하여 관찰할 수 있는지에 관하여, 이 사건 등록상표의 지정상품인 화장품의 일반수요자들이 'hydra'와 'matt'를 보고 직관적으로 그와 같은 사전적인 의미를 가지는 것으로 알기는 어려워, 일반수요자들은 위 'HYDRAMATT'를 전체로서 인식하고 호칭한다고 본 다음, 이 사건 등록상표는 선출원된 인용상표 "MATT"와 외관, 호칭, 관념이 모두 유사하지 아니하므로 동일·유사하다고 할 수 없다는 이유로 '종전의 심결'을 취소하는 판결(98허10161호)을 선고하였으며, 이에 대한 원고의 상고는 기각되어 위 심결취소판결이 그 무렵 확정된 사실, 위 심결취소판결이 확정된 후 다시 진행된 심판절차에서 특허심판원은 1999. 10. 29. 위 심결취소판결의 인정 사실 및 판단에 따라 이 사건 등록상표는 인용상표와 동일·유사하지 아니하다는 이유로 원고(심판청구인)의 심판청구를 기각한다는 심결(1999당93호, 이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 한 사실을 인정하였다. 원심은, 이어 특허심판원이 위와 같이 이 사건 등록상표의 무효심판청구에 대하여 다시 심리하면서 위 심결취소판결과 동일한 이유로 이 사건 등록상표의 등록무효를 구하는 원고(심판청구인)의 심판청구를 기각한다는 심결을 한 것은 위 확정된 심결취소판결의 기속력에 따라 이루어진 적법한 것이며, 나아가 이 사건 소송절차에서 원고는 이 사건 등록상표의 구성 중 'HYDRA' 부분은 수분을 함유한 보습성분의 화장품을 가리키는 일반적인 명칭으로서 지정상품의 성질을 보통으로 표시하는 것에 해당하여 이 사건 등록상표의 요부는 'MATT'이므로 이 사건 등록상표는 인용상표와 동일·유사하다고 주장하면서, 위 'HYDRA'의 의미가 보습성분의 화장품이라는 사실이 당해 거래자들 사이에서 널리 인식되고 있었다는 점에 관한 증거를 추가로 제출하고 있으나, 위와 같은 주장 및 증거제출은 위 확정된 심결취소판결에서 인정한 사실을 번복하기에 족한 정도의 새로운 주장이나 증거의 제출이라고 할 수 없다는 이유로 위 주장을 배척하였다. 3. 기록과 위에서 본 법리에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 인정과 판단은 정당하고, 거기에 상고이유로 지적하는 바와 같은 법리오해나 심리미진, 이유불비 등의 위법이 있다고 할 수 없다. 상고이유는 받아들일 수 없다. 4. 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자의 부담으로 하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. 대법관 변재승(재판장) 송진훈 윤재식 이규홍(주심)